《紫荊論壇》專稿/轉載請標明出處

蔣型嘉 I 香港中文大學香港亞太研究所中國法制研究計劃名譽副研究員

粵港澳大灣區是一個「一國兩制三法域」的綜合體。協調這三大法域的法律規範和實踐具有重要的意義。商事仲裁一直是協調和規避跨境法律衝突的一大選擇。在實踐中，仲裁化解了很多跨境商事主體在糾紛解決中對法律適用的擔心。處理好知識產權相關問題是大灣區實現貿易便利化、自由化過程中的一項重要任務。但是在如何對待知識產權仲裁，尤其是專利有效性爭議的可仲裁性方面，中國內地與香港的規定截然不同。本文通過梳理分析各法域相關規定，提出利用大灣區制度優勢協調該問題的可能性。

一、問題的提出

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》公布至今已有3年，自該規劃綱要實施以來，粵港澳三地以原有合作機制為基礎，圍繞規則銜接深化溝通交流，推動區域合作制度創新，在破解制約要素便捷流動的體制機制障礙方面取得了很多積極進展。隨著粵港澳大灣區建設的不斷推進，三地之間的交流融合進一步深入，各種新情況新問題新糾紛將難以避免，法律體系和法律適用不同，是粵港澳大灣區建設中的重大難題。

2021年9月，中共中央、國務院印發了《知識產權強國建設綱要（2021－2035年）》（《綱要》）。《綱要》旨在「全面提升知識產權創造、運用、保護、管理和服務水平，充分發揮知識產權制度在社會主義現代化建設中的重要作用」。《綱要》第八條明確提出了健全公正高效、管轄科學、權界清晰、系統完備的司法保護體制。第九條提出了健全統一領導、銜接順暢、快速高效的協同保護格局，並且明確提出了建立完善知識產權仲裁、調解、公證、鑑定和維權援助體系，加強相關制度建設。

知識產權訴訟和仲裁源於與知識產權有關的侵權、有效性、所有權或違約糾紛。在大多數司法管轄區，侵權和違約索賠被認為是可仲裁的，關於知識產權可仲裁性的爭議集中於知識產權有效性。

在香港，爭議不會僅因涉及知識產權而被認定為不可付諸仲裁。仲裁裁決也不會僅因與知識產權爭議有關而被認定為不可強制執行或可被撤銷。根據2018年1月生效的《2017年仲裁（修訂）條例》的規定，所有知識產權爭議均可在香港仲裁，而且強制執行涉及知識產權的仲裁裁決，並不違反香港公共政策。根據《仲裁條例》第103條D項第4款規定，即使香港或其他地方的指定實體被賦予處理爭議的管轄權，該知識產權爭議也可以在香港通過仲裁解決。因此，即使另一國家的法律規定另一機構，例如專利局，擁有處理知識產權有效性的專屬管轄權，香港的仲裁庭仍可就知識產權的有效性作出裁決。

然而，《中華人民共和國仲裁法》第三條第二款規定，當事人不得仲裁依法應當由行政機關處理的行政爭議。商標權和專利權的效力均由中國內地行政機關確定。根據《中華人民共和國專利法(2020年修正)》，專利的效力由國家知識產權局決定。

由此看來，香港與中國內地知識產權有效性認定規則有可能存在衝突。例如，許可協議可能規定根據許可專利權支付特許權使用費。如果這些權利無效，通常不需要支付特許權使用費。雖然根據香港《仲裁條例》，香港仲裁庭可以確定知識產權是否有效或侵權，但該裁決在中國大陸可能無法執行。例如，如果仲裁庭認定某些專利無效，但仍對某些其他專利作出裁決，中國內地法院可能會以仲裁庭的有效性決定違反公共政策為由拒絕執行。

以上提到的法律衝突以及其帶來的不確定性需要我們進一步去思考和協調。為了探索協調內地與香港關於專利有效性仲裁相關規定的可能性，下文將梳理和比較考察世界各主要法域在這一問題上的規定和實踐。

二、對各法域對待專利有效性爭議

可仲裁性的比較考察

在知識產權糾紛的可仲裁性尤其是專利有效性的可仲裁性方面，不同法域在法律是否明確規定可否仲裁、仲裁裁決是否對第三方有效、仲裁裁決是直接生效還是要通過法院或者專利局審核或者認可等方面有不同的安排。總體而言，除了極個別法域完全拒絕知識產權仲裁（如南非），絕大多數法域在有限制的情況下均接受知識產權爭議仲裁。就專利的有效性而言，不論是否法律明文允許仲裁，普通法系國家的司法實踐都承認相關仲裁裁決中關於專利有效性的判斷在當事人之間的效力。而在大陸法傳統的法域，除了瑞士和比利時，法國、德國和日本在專利有效性仲裁方面均沒有禁止，只是運用比較窄且存在爭議；而奧地利和瑞典禁止仲裁專利有效性爭議。

表一：各法域關於專利有效性仲裁的法律規定和實踐 

通過以上梳理可以看出，雖然認可和執行專利有效性爭議仲裁裁決的具體規定在各法域略有差別，但是對知識產權仲裁採取開放的態度是絕大多數法域的選擇。至於相關具體規定和安排，下文將繼續介紹。

（一）普通法法域的規定與實踐

1.英國

在1950年、 1979年或1996年仲裁法中沒有法定承認知識產權爭議的可仲裁性。此外， 1977年英國專利法明確允許僅在非常有限的情況下進行仲裁。然而，知識產權爭議的可仲裁性在很大程度上得到了司法認可。在英國，商標和版權糾紛都是完全可以仲裁的。雖然專利有效性也可仲裁，但有效性的認定僅在英國法律下具有當事人之間的效力。

2.美國

在美國，聯邦成文法明確規定，當事人可以通過在雙方之間涉及專利的合同（即許可協議、聯合開發協議等）中加入仲裁條款來同意對專利糾紛進行仲裁，在沒有規定的情況下，現有專利有效性或者侵權糾紛的當事人可以書面約定通過仲裁解決。同一法規規定，由此產生的仲裁裁決將僅具有當事人之間的效力。換句話說，在美國宣布一項專利無效的仲裁裁決不會阻止專利所有人針對第三方主張相同的專利。

3.加拿大

加拿大沒有明確授權專利仲裁的法規，加拿大聯邦法院擁有專屬權力做出影響專利註冊和影響第三方權利的裁決。儘管如此，在加拿大，涉及專利的仲裁裁決通常可以在仲裁當事人之間執行。也就是說，與專利有效性有關的仲裁裁決在當事人之間具有效力，但加拿大專利局不會承認確定專利無效的仲裁裁決。

4.澳大利亞

沒有任何法律規定澳大利亞知識產權糾紛的可仲裁性，但澳大利亞法院歷來都是從「任何適用於法院裁決的救濟要求」的前提出發的。特別是在專利方面，新南威爾士州最高法院曾在Larkden Pty Limited訴Lloyd Energy Systems Pty Limited案中解決專利糾紛的可仲裁性問題。

2011年，新南威爾士州最高法院在Larkden Pty Limited訴Lloyd Energy Systems Pty Limited案中作出裁決。在本案中，Hammerschlag J考慮了Larkden的論點，即某一事項由於涉及專利而不可仲裁（這些事項完全屬於專利專員或聯邦法院的管轄範圍）。最終，法院駁回了這一論點。Lloyd Energy Systems對Larkden提起仲裁。Larkden辯稱，仲裁員無權考慮某些爭議事項，因為這些事項涉及知識產權，而這些事項不適合仲裁。仲裁員就這一問題舉行了聽證會，仲裁員作出決定，認為他有權審議這些問題。Larkden隨後根據《2010年新南威爾士州商業仲裁法》第16 （9）條向新南威爾士州最高法院對仲裁員的決定提出上訴。法院承認有些爭議不適合仲裁，包括刑事檢控、離婚和公司破產清盤等地位的確定，以及與知識產權有關的某些類型的爭議，例如專利或商標是否應該被授予。法院指出：「國內外的現代趨勢是促進仲裁的使用，並儘量減少司法干預過程」。法院指出，當事人委託仲裁員解決他們之間關於專利申請或發明的權利和權利的爭議不存在障礙，並指出法院的結論「符合司法政策促進和促進仲裁，並充分落實各方就其爭議將由該機制解決的協議。」

5.新加坡

新加坡2019年《知識產權（爭議解決）法》修訂了新加坡的仲裁法和國際仲裁法，明確允許對知識產權爭議進行仲裁，無論知識產權是爭議的中心問題還是附屬於爭議的中心問題。根據修正案，有關知識產權的仲裁裁決在當事人之間具有效力，這包括專利的有效性爭議。

（二）大陸法法域規定與實踐

專利有效性糾紛等真正的知識產權問題仍主要提交國家法院審理，並且在許多司法管轄區被視為不可仲裁（或只能在有限範圍內仲裁）。這主要是因為專利是由國家授予專利權人的一種權利，它限於特定的客體、地域和時間。如果專利的有效性存在爭議，一般只有國家法院或主管專利機構可以宣布專利無效的普遍性。總體而言，大陸法系司法管轄區可以區分三種主要趨勢：

1)明確承認或者禁止可仲裁性，包括仲裁庭（例如瑞士和比利時）的專利無效聲明或明確禁止（例如，南非，被視為混合法律體系），這是例外；

2)接受多方裁決或關於專利有效性的附帶決定而沒有既判力效力（例如，法國、意大利和葡萄牙）；和

3)沒有明確的法律，到目前為止是一個有爭議的問題（例如，德國、日本、西班牙）。

1.瑞士

瑞士採取了其他大陸法系司法管轄區中最自由和支持仲裁的立場之一。根據瑞士法律，知識產權糾紛長期以來被認為是可以仲裁的，不受任何法定限制。特別是在國際仲裁的背景下，瑞士國際私法第177(1)條包含了對可仲裁性的廣泛定義，並規定「所有金錢索賠都可以提交仲裁」。瑞士法院經常將其解釋為涵蓋對當事人具有金錢價值的任何索賠。瑞士聯邦知識產權局承認並執行關於專利有效性的仲裁裁決，前提是它們已被瑞士法院宣布為可執行。通過該程序，公認的仲裁裁決將具有普遍適用的效果。

即使在2012年聯邦專利法院成立之後，瑞士的做法也沒有改變。儘管聯邦專利法院在與專利有效性和侵權相關的民事案件中擁有專屬管轄權，但瑞士的多數觀點仍然允許專利仲裁。

2.比利時

比利時也明確仲裁庭有權審理知識產權有效性爭議。《比利時專利法》第51條第(1)項規定： 「如果一項專利，全部或者部分，被法院判決、行政決定以及仲裁裁決宣告撤銷或者無效，那麼上述結果對所有當事人具有終局效力。而且，上述終局結果應當到相關登記機關進行變更登記。」

3.法國

與瑞士相反，法國傳統上拒絕知識產權仲裁。2008年的Liv Hidravlika DOO訴SA Diebolt案件的判決中推翻了這種傳統，並且明確指出，在有關專利合同糾紛的仲裁案件中，如一方當事人提出專利權無效抗辯，仲裁員有權對專利效力審查，並宣告一項專利無效。隨後，2011年5月17日第2011-525號法（修訂知識產權法）明確規定了知識產權爭議的可仲裁性。

4.德國

在德國，涉及專利有效性等真正知識產權法律問題的仲裁仍然很少見。與法國一樣，知識產權糾紛傳統上被認為是不可仲裁的。相反，專利訴訟仍然是常態。這尤其歸因於德國在「分裂」或「分叉」專利訴訟制度下運作的事實。

與許多司法管轄區不同，專利有效性訴訟與侵權索賠分開審理。後者涉及專利持有人對因涉嫌侵犯專利而導致的損害賠償或禁令救濟提起的訴訟。在德國，侵權索賠的管轄權集中在12個設有專門部門的地區法院。相反，專利有效性爭議（也稱為「撤銷訴訟」）受慕尼黑聯邦專利法院（FPC）的專屬管轄。FPC決定部分或全部撤銷其認為無效的專利具有普遍效力。撤銷行動通常是被指控的侵權人對侵權索賠的回應。儘管它們相互關聯，但兩個訴訟程序都是分開審理的，而且審理速度大不相同。

德國的專利訴訟分叉制度歷來被用來解釋其不願接受專利有效性仲裁。即使仲裁庭承認專利有效性爭議，撤銷或執行法院也可能得出不同的結論。同時，判例法對此尚未提供指導。迄今為止，德國法律並未明確規定專利有效性爭議是否可仲裁。

5.日本

雖然沒有關於侵權或專利有效性仲裁的明確限制，只有侵權索賠經常被認為是可仲裁的。專利有效性仲裁仍然存在爭議。

傳統上，專利有效性仲裁的爭議是參照日本特許廳根據《專利法》授予和撤銷專利的專屬權力。因此，該條款被視為對可仲裁性的明確限制，因為與專利相關的所有事項都被視為保留給國家，包括對其有效性的任何（附帶）確定。

6.南非

《南非專利法》第18條第(1)款規定：「所有的專利糾紛都不能提交仲裁解決。

三、專利有效性爭議可仲裁性

的法理爭論

反對專利有效性仲裁的理由一般集中於公共利益，包括專利權來源於國家授權、存在審查專利權效力的專門機構、專利權有效與否與公共利益密切相關因此不宜由非公權力機關作出決定。

支持仲裁專利有效性爭議的理由則包括以下三大點。

首先，知識產權仲裁相對訴訟具有明顯優勢。第一，知識產權存在保護期限，仲裁適用一裁終局制度，而且程序較為簡單，可以高效地解決糾紛，避免複雜冗長訴訟程序耗費大量的時間與金錢成本。第二，知識產權糾紛尤其是專利權糾紛多涉及復雜的專業技術，仲裁可以選擇在知識產權方面具有專業性較強的仲裁人員，避免因法官對知識產權技術性問題的疏於了解作出存在瑕疵的判決。第三，知識產權糾紛可能會涉及商業秘密，在解決糾紛的過程中對保密有著極高的要求，仲裁保密性強，仲裁程序和仲裁裁決一般都不公開，更能保護糾紛所涉的商業秘密。第四，知識產權判決在其他法域得到承認與執行的難度較大，而作為《承認與執行外國仲裁裁決公約》的締約國，只要不違背公約及有關法律規定，知識產權仲裁裁決均能夠順利地在其他法域得到承認與執行。第五，當知識產權糾紛涉及前沿的技術內容而法律未作規定或規定滯後不能提供法律依據時，仲裁可以採取較為靈活的方式解決，例如，在雙方當事人同意的情況下遵循公平合理原則作出裁決。

其次，部分市場參與者希望通過仲裁解決專利有效性糾紛。在許多司法管轄區，關於專利有效性的仲裁決定僅適用於仲裁當事人，因為專利權被認為是公共政策問題，通常只有通過國家行動才能被認定為無效。因此，通常情況下，只有國家法院關於專利有效性的判決才能具有普遍效力。出於這個原因，一些知識產權所有者會認為仲裁比法院訴訟風險小，因為即使仲裁員使他們的知識產權無效，他們也只會失去對仲裁中的對方當事人而不是所有第三方強制執行該知識產權的權利。這樣，部分商業活動參與者會希望有仲裁專利有效性的選擇。

再次，專利侵權與專利有效性分開審理的司法制度給當事人帶來了不便，這種不便可以通過仲裁解決。專利侵權糾紛案件的審理週期較長，主要是由現行民行二元分立的訴訟架構造成的。權利人起訴被告侵犯其專利權，被告往往向專利複審委員會另行提起宣告專利權無效的請求，而審理侵犯專利權糾紛案件的法院又無權審查專利權的效力，通常中止民事訴訟，等待專利授權確權行政訴訟的結果。即使在有權審理專利侵權、專利無效訴訟的北京知識產權法院和北京市高級人民法院，民事、行政的訴訟程序仍是涇渭分明。而且，專利授權確權程序過於繁冗，循環訴訟和程序空轉的情況較為突出，不利於糾紛的實質性解決。

四、結語

通過比較考察各法域的法律規定和實踐，我們可以看出，只要仲裁判決只限於對於仲裁雙方有效力，不會影響第三者權利和義務。那麼，透過仲裁解決專利有效性問題就不會違反公眾的利益。考慮到知識產權仲裁的優勢以及粵港澳大灣區大力促進要素市場發展，建設國際仲裁中心和科技創新中心的發展目標，本文認為可以利用大灣區的政策優勢，先行先試，探索更加協調和寬鬆的知識產權仲裁規定，適當允許在相對人之間有效的關於專利有效性的仲裁。

如果能夠充分利用仲裁在知識產權糾紛解決中的作用，協調大灣區專利有效性仲裁，推動知識產權爭議仲裁，粵港澳大灣區「一國兩制三法域」法律法規衝突帶來的問題可以通過仲裁得以化解。這樣可以促進粵港澳三地在知識產權領域的深度融合，提升知識產權法律保護的國際化水平，為打造中國知識產權保護標杆區域創造機會並健全國際法律服務和糾紛解決機制。

本文發表於《紫荊論壇》2022年9-10月號第27-33頁